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本期智權法律周刊內容為「商標之合理使用-以老天祿商標案為例」，敬予參酌。 老天祿商標排除侵害商標權行為事件由筆者承辦，歷時兩年，近日智慧財產法院為第二審判決(108年度民商上字第11號(https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx)，仍認定祿大公司之行為已侵害「老天祿」商標，本件仍得上訴三審，惟本案有諸多議題值得注意，故分次發表，本篇先就商標之合理使用進行探討： |
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| 壹、 | 案情概述：祿大公司以「上海老天祿第二代的店」、「上海老天祿第二代自創品牌」文字於網路平台、實體店販售滷味、滷鴨舌等商品。為此「老天祿食品」主張祿大公司侵害「老天祿」商標權為由，對其提起訴訟。 | ||
| 貳、 | 示意圖：老天祿vs上海老天祿vs祿大公司 | ||
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| 由圖表可知，原告「老天祿」商標權利範圍有滷味等商品，而被告之上一代雖有「上海老天祿」商標，然其權利範圍只有”糕點”等相關商品並無滷味。 | |||
| 參、 | 爭點： | ||
| 祿大公司為「上海老天祿」經營者之子女輩所設立之公司，被告使用「上海老天祿第二代的店」、「上海老天祿第二代自創品牌」是否符合商標法第36條第1項第1款之以符合商業交易習慣之誠實信用表示自己之名稱或為商品本身之說明，非作為商標使用，不受原告商標權效力所拘束？ | |||
| 肆、 | 「上海老天祿第二代的店」是否為商標使用? | ||
| 一、 |
究竟祿大公司以「上海老天祿第二代的店」文字銷售滷味是否屬商標使用，涉及1.祿大公司是否使用該文字行銷滷味產品。2.消費者是否因為該文字而將滷味產品與原告之「老天祿」商標作連結。
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| 二、 | 第一、二審判決均認為祿大公司使用該段文字銷售滷味，就文義上而言是表達商品的來源由「上海老天祿」子女輩所創立之品牌，但實質意義上也表明商品來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，使相關消費者產生聯想，因此與商標有相同效果與功能。 | ||
| 伍、 | 定義「上海老天祿第二代的店」符合商標使用要件，進一步釐清該文字是否屬商業交易習慣之誠實信用方法。 | ||
| 一、 | 商標法第36條第1項第1款「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，…，非作為商標使用者」，商業交易之誠實信用方法，是以商業上通常方法使用，在主觀上無作為商標使用意圖，消費者未將該文字與商品來源作連結。 | ||
| 二、 | 又滷味商品之商標權為原告「老天祿」所有，而「老天祿」商標與「上海老天祿第二代的店」文字商標近似程度高，消費者對於「老天祿」較為熟悉，兩商標之行銷方式、行銷場所重疊性高，消費者對於兩商標容易產生混淆誤認，因此祿大公司使用「上海老天祿第二代的店」難認屬商業上之誠實信用方法，已侵害原告「老天祿」商標權。 | ||
| 三、 | 本件祿大公司使用「上海老天祿第二代的店」文字使消費者與原告「老天祿」作連結，應以「上海老天祿食品有限公司」全銜標示，始符合表示自己姓名、名稱之一般性描述。 | ||
| 陸、 | 筆者補充： | ||
| 一、 | 商家欲以標語形式銷售產品，又標語中又涉及他人商標權，此種使用方式是否屬合理商標使用，即有疑問，尤其與使用商標之著名程度、識別性高低相關，商標著名度、識別性越高，則合理使用的空間越低。 | ||
| 二、 | 本件原告「老天祿」商標已然成為滷味代名詞，為諸多名人必買產品，亦入選台北市十大伴手禮，「老天祿」具高度識別性為著名商標自不待言，因此「上海老天祿第二代的店」文字幾無合理使用空間。 | ||
| 三、 | 是以，宣傳標語中涉及他人商標，得否構成合理商標使用，仍需視使用證據、商標識別性、著名程度等客觀證據作判定，不可不慎。 | ||
| 以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。 | |||
| 翁嘉君律師 | |||