最高行政法院於113 年 02 月 22 日針對「科研市集」商標異議案作出判決，該案揭示之重點有二：一為被異議商標是否具有「後天識別性」之認定時點為「註冊日」；二為據以認定商標是否具有「後天識別性」之證據，必須是單純使用系爭商標之證據，結合其他文字或圖形之證據不予採納。藉由該案，本文彙整「異議案」、「評定案」、商標法各不得註冊事由條款之事實認定時點如後。 

「科研市集」商標異議案案情：
甲公司經營電商平台，匯集儀器設備、用品耗材、五金工業品、辦公文具、化學品試劑等生產及研發用商品供消費者選購。甲公司「科研市集」商標獲准註冊後，乙公司認為該商標不具識別性提出異議。 

系爭商標資料：

爭點：商標「後天識別性」之認定時點、系爭商標結合其他商標之證據是否可採納？
「科研」是科學技術研究或科學研究之簡稱，「市集」指在固定時間、地點，進行貨物買賣的場所，「科研市集」不具先天識別性，則依甲公司提出之商標使用證據，是否取得「後天識別性」？而事實認定的時點為何？甲公司應舉證系爭商標於何時已取得「後天識別性」？證據之使用時間必須早於何時點始會被採納？晚於何時點即會被排除？除了認定時點，甲公司提出系爭商標證據，結合其他商標，是否可採為系爭商標之使用證據？茲說明如下

問題一：「後天識別性」認定時點？
答：系爭商標註冊時(本案為108/12/16)
說明：商標申請案若有商標法第29條、第30條之情形不得註冊事由，原則上認定時點為「註冊時」，因此，甲公司主張商標已取得「後天識別性」，必須提出108/12/16前之使用證據，108/12/16後之使用證據，不予採納。

問題二：系爭商標結合其他商標之證據，是否可採納？
答：否
說明：甲公司主張「科研市集」商標已可達到識別效果，必須提出單獨使用「科研市集」之證據。「科研市集」商標結合其他圖案、文字之證據(如下圖)，與單獨使用「科研市集」給予消費者之感官不同，應予排除。

 
建議解方：
本案系爭商標註冊後之使用證據遭到排除，證據量不足以使商標取得「後天識別性」，那麼，有什麼解方嗎？
建議提出新申請案，若沒有其他不得註冊事由，單純就識別性議題論究，新申請案可以接受的證據區間大幅增加，即便在申請階段接獲核駁理由先行通知書，或是註冊後被異議，申請人都可以提出申請前或註冊前已經使用之證據，證據量增加，自然可以大幅增加取得「後天識別性」的機會。 

建議解方圖示：新申請案
綠色區塊代表可以接受的使用證據區間，本案，只有一小塊(圖一)，而新申請案的綠色區塊(圖二)明顯加長許多。

   

衍生議題一：若本案為評定案，認定區間會有不同嗎？
依商標法第60條，評定案處分時，不得註冊之情形不存在，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之處分。若本案為評定案，且評決時，商標已取得後天識別性，則智慧財產局得為評定不成立之處分，換言之，證據採納時點可以往後推移至評決時(圖三)，被採納的證據變多了，也可以大幅增加取得後天識別性的機會。
 

衍生議題二：商標不得註冊事由的事實認定時間
商標是否取得識別性之認定時間為「註冊時」，而商標法第30條第1項第9、11~14款之認定時點則往前推移至「申請時」(依據：商標法§30-2)，例如：異議人主張其商標被搶先註冊，異議人要提出系爭商標「申請」前已先使用之證據，申請日後之證據會被排除、又如：異議人主張其商標為著名，要提出系爭商標「申請」前已著名之證據，提出申請日後之證據會被排除。圖示如下：
 

結語：
商標爭議案中，證據採認是勝敗關鍵，異議案及評定案之認定時點不同，爭議法條不同，認定時點亦有不同。本件「後天識別性」之認定時點為註冊時，所提供之證據必須是註冊前之證據，且證據必須是單純系爭商標之使用，不採納系爭商標結合其他文字或圖形之使用證據。附帶一提，商標權人雖可自行選擇將多個商標合併使用，然而本案在認定商標識別性，若證據上結合其他圖案、文字，則消費者據以識別來源者應為該結合使用之圖樣，而非系爭商標，不可混為一談。

「科研市集」商標異議案相關文號：
裁判字號：最高行政法院 111 年度上字第 463 號判決
裁判日期：民國 113 年 02 月 22 日
裁判字號：智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 78 號判決
裁判日期：民國 111 年 04 月 13 日
異議審定書：中台異字第G01090151號
系爭商標註冊號：02031242

以上為作者個人見解，不代表事務所立場。 
照華法務 陳怡欣
2024/10/18