論未註冊之外國商標在我國已屬著名商標的舉證方法
本案事實摘要(113年度行商訴字第9號行政判決)
本案事實摘要(113年度行商訴字第9號行政判決)
原告之商標(系爭商標):
參加人之商標圖樣(據爭商標及據爭商品):
原告為「林承箕標章」(系爭商標)之商標權人，指定使用於卵磷脂膳食補充品等商品。嗣後，參加人法商西亞大藥廠對系爭商標提起異議，主張據爭商標為著名商標，依商標法第30條第1項第11款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」，向智財局提出異議。據爭商標並未在我國註冊。
行政處分階段：
異議階段及訴願階段皆由西亞大藥廠勝出，智財局的理由略為：商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。西亞大藥廠成立於1994年，員工約1,500名，在全球有31間子公司，於2006年創用據爭商標，指定使用於眼藥水等眼部護理治療商品。據爭商品自2015至2020年的營業額為新台幣975億元，在眼科藥品有相當的影響力。西亞大藥廠透過香港商為其亞洲總經銷，我國消費者可透過Amazon,eBay等網路平台購買據爭商品，據爭商品的包裝有繁體中文(因為香港與我國都使用繁體中文)，且上開網站標示金額為新臺幣金額，並提供運送至我國的服務，故據爭商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國。
法院判決：
智財法院則推翻異議處分及訴願決定，理由略為：西亞大藥廠所提資料大多為外文靜態廣告及歐美地區資料，而非在我國的行銷資料。西亞大藥廠在我國並無經銷據點。雖然我國消費者可以透過網路購買據爭商品，然據爭商品於我國市場占有率不明，亦無我國消費者實際接觸或購買事證，無法明確得知我國相關消費者實際接觸據爭商標情形。故無法推定據爭商標於系爭商標申請註冊時，於歐美地區所建立之知名度到達我國，已為我國相關消費者所普遍知悉，而達著名商標之程度。
律師見解：
據爭商標的全球營業額6年間可以達到975億元，其市場宰制力不會輸給任何一個經判決認定在案的著名商標，但是卻迎來敗訴的結果，關鍵有兩個。一來，據爭商品在我國沒有實體通路，消費者只能透過網路電商購買，但商標權人無法掌握據爭商品經由電商銷售至我國的數量。二來，據爭商品的文宣廣告沒有使用中文。
西亞大藥廠在香港、馬來西亞、新加坡皆有經銷商，在我國沒有。其實不管是否有經銷商，廠商要掌握特定商品在特定國家的銷售額，本非易事。經銷商只負責把商品賣給中盤商，至於中盤商要把商品賣給誰，他們也無從過問。若中盤商是實體通路，例如藥房，那還可以推定，給實體通路的出貨額等於商品在該國的銷售額。若中盤商是網路電商，網路電商既可以出貨到世界任何一個國家，這樣的推定就無法成立。舉證的困難因此浮現。
B2C網路電商的商業模式，以Amazon為例，流程如下：店家將商品賣給Amazon並將寄在Amazon指定貨艙⮕消費者透過入口網站(Amazon.com)搜尋特定商品⮕網站引導消費者到特定店家⮕消費者在網站輸入訂單⮕付款銀行請求授權並完成認證⮕Amazon委託貨運公司配送商品給消費者。因此，要知道Amazon到底賣了多少特定商品來台灣，調閱Amazon內部訂單系統是最快的方法，不過Amazon不一定會配合台灣法院的訴訟指揮。比較常見的作法是，商標權人請法院向關務署調資料，以電商或運送公司為出賣人，調查特定品牌商品的進口量。
不過，要證明國外商標在我國已屬著名，不一定要證明商品進口到我國的數量，只需要證明商品在全球的銷售金額(這是公司能掌握的數據)，搭配中文的宣傳行銷資料就行了。以最高行政法院108年度判字第299號判決為例，該國外商標是中國的「黃飛紅」麻辣花生。該商品不僅在台灣沒有銷售據點，甚至不能在我國合法販售。即使如此，最高行政法院還是認定「黃飛紅」的著名程度及於我國，理由略為：商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導，或該商標在中文網路上被廣泛討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。經查，中國大陸百度百科載有「黃飛紅麻辣花生自2007年上市……2011年的銷售額達到了2億……一度成為網絡最熱賣零食，居淘寶網……卓越網等各大C2C、B2C網店零食排行榜之首，各大媒體爭相報導……從網路紅到超商，更有臺灣知名之TVBS電視台記者專程至大陸採訪風靡臺灣的黃飛紅」……況現今兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，語言、文字等又極為相近，縱據以異議商標商品未獲准在台銷售，然臺灣民眾可自網路、水貨等非實體店面選購之方式對中國大陸商品進行瞭解及採買，更遑論於臺灣新聞媒體曾大幅報導相關產品的資訊……故據以異議諸商標之著名程度已到達我國。
結論：
回顧本案法院判斷據爭商標不著名的理由：缺乏在台灣的行銷資料；在台灣無經銷據點；於台灣市占率不明，無台灣消費者實際接觸或購買事證，「黃飛紅」麻辣花生通通具備。差別在於，「黃飛紅」有大量的中文行銷曝光，而據爭商標沒有。因此，國外商標要證明其在國外的著名程度及於我國，除了舉證自身在國外著名的事證，使用中文行銷曝光是成本最低(相較於設立實體據點)，也最容易的舉證方式。
行政處分階段：
異議階段及訴願階段皆由西亞大藥廠勝出，智財局的理由略為：商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。西亞大藥廠成立於1994年，員工約1,500名，在全球有31間子公司，於2006年創用據爭商標，指定使用於眼藥水等眼部護理治療商品。據爭商品自2015至2020年的營業額為新台幣975億元，在眼科藥品有相當的影響力。西亞大藥廠透過香港商為其亞洲總經銷，我國消費者可透過Amazon,eBay等網路平台購買據爭商品，據爭商品的包裝有繁體中文(因為香港與我國都使用繁體中文)，且上開網站標示金額為新臺幣金額，並提供運送至我國的服務，故據爭商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國。
法院判決：
智財法院則推翻異議處分及訴願決定，理由略為：西亞大藥廠所提資料大多為外文靜態廣告及歐美地區資料，而非在我國的行銷資料。西亞大藥廠在我國並無經銷據點。雖然我國消費者可以透過網路購買據爭商品，然據爭商品於我國市場占有率不明，亦無我國消費者實際接觸或購買事證，無法明確得知我國相關消費者實際接觸據爭商標情形。故無法推定據爭商標於系爭商標申請註冊時，於歐美地區所建立之知名度到達我國，已為我國相關消費者所普遍知悉，而達著名商標之程度。
律師見解：
據爭商標的全球營業額6年間可以達到975億元，其市場宰制力不會輸給任何一個經判決認定在案的著名商標，但是卻迎來敗訴的結果，關鍵有兩個。一來，據爭商品在我國沒有實體通路，消費者只能透過網路電商購買，但商標權人無法掌握據爭商品經由電商銷售至我國的數量。二來，據爭商品的文宣廣告沒有使用中文。
西亞大藥廠在香港、馬來西亞、新加坡皆有經銷商，在我國沒有。其實不管是否有經銷商，廠商要掌握特定商品在特定國家的銷售額，本非易事。經銷商只負責把商品賣給中盤商，至於中盤商要把商品賣給誰，他們也無從過問。若中盤商是實體通路，例如藥房，那還可以推定，給實體通路的出貨額等於商品在該國的銷售額。若中盤商是網路電商，網路電商既可以出貨到世界任何一個國家，這樣的推定就無法成立。舉證的困難因此浮現。
B2C網路電商的商業模式，以Amazon為例，流程如下：店家將商品賣給Amazon並將寄在Amazon指定貨艙⮕消費者透過入口網站(Amazon.com)搜尋特定商品⮕網站引導消費者到特定店家⮕消費者在網站輸入訂單⮕付款銀行請求授權並完成認證⮕Amazon委託貨運公司配送商品給消費者。因此，要知道Amazon到底賣了多少特定商品來台灣，調閱Amazon內部訂單系統是最快的方法，不過Amazon不一定會配合台灣法院的訴訟指揮。比較常見的作法是，商標權人請法院向關務署調資料，以電商或運送公司為出賣人，調查特定品牌商品的進口量。
不過，要證明國外商標在我國已屬著名，不一定要證明商品進口到我國的數量，只需要證明商品在全球的銷售金額(這是公司能掌握的數據)，搭配中文的宣傳行銷資料就行了。以最高行政法院108年度判字第299號判決為例，該國外商標是中國的「黃飛紅」麻辣花生。該商品不僅在台灣沒有銷售據點，甚至不能在我國合法販售。即使如此，最高行政法院還是認定「黃飛紅」的著名程度及於我國，理由略為：商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導，或該商標在中文網路上被廣泛討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。經查，中國大陸百度百科載有「黃飛紅麻辣花生自2007年上市……2011年的銷售額達到了2億……一度成為網絡最熱賣零食，居淘寶網……卓越網等各大C2C、B2C網店零食排行榜之首，各大媒體爭相報導……從網路紅到超商，更有臺灣知名之TVBS電視台記者專程至大陸採訪風靡臺灣的黃飛紅」……況現今兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，語言、文字等又極為相近，縱據以異議商標商品未獲准在台銷售，然臺灣民眾可自網路、水貨等非實體店面選購之方式對中國大陸商品進行瞭解及採買，更遑論於臺灣新聞媒體曾大幅報導相關產品的資訊……故據以異議諸商標之著名程度已到達我國。
結論：
回顧本案法院判斷據爭商標不著名的理由：缺乏在台灣的行銷資料；在台灣無經銷據點；於台灣市占率不明，無台灣消費者實際接觸或購買事證，「黃飛紅」麻辣花生通通具備。差別在於，「黃飛紅」有大量的中文行銷曝光，而據爭商標沒有。因此，國外商標要證明其在國外的著名程度及於我國，除了舉證自身在國外著名的事證，使用中文行銷曝光是成本最低(相較於設立實體據點)，也最容易的舉證方式。
以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2025/3/28