| 本期智權法律周刊內容為「商標之善意先使用-以老天祿商標案為例」，敬予參酌。 | ||
| 老天祿商標排除侵害商標權行為事件由筆者承辦，歷時兩年，近日智慧財產法院為第二審判決(108年度民商上字第11號https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx)，仍認定祿大公司之行為已侵害「老天祿」商標，本件仍得上訴三審，上期已討論商標之合理使用，本篇就商標之善意先使用進行探討： | ||
| 壹、 | 案情概述：祿大公司以「上海老天祿第二代的店」、「上海老天祿第二代自創品牌」文字於網路平台、實體店販售滷味、滷鴨舌等商品。為此「老天祿食品」主張祿大公司侵害「老天祿」商標權為由，對其提起訴訟。 | |
| 貳、 | 示意圖：老天祿vs上海老天祿vs祿大公司 | |
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| 由圖表可知，原告「老天祿」商標權利範圍有滷味等商品，而被告之上一代雖有「上海老天祿」商標，然其權利範圍只有”糕點”等相關商品並無滷味。 | ||
| 參、 | 爭點─祿大公司主張第三人上海老天祿公司早在系爭商標註冊前已使用「上海老天祿」銷售滷味，符合商標法第36條第1項第3款善意先使用，祿大公司基於第三人提攜而使用上海老天祿商標，抗辯其構成善意先使用。 | |
| 爭點：1.「善意先使用」得否作為權利標的予以轉讓? | ||
| 2.第三人上海老天錄公司是否具有善意先使用證據? | ||
| 肆、 | 善意先使用僅為抗辯事由，並非權利。 | |
| 一、 |
商標法第36條第1項第3款「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」，我國商標法採取註冊保護主義，例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束。
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| 二、 | 善意先使用人僅得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前之善意，且持續使用之事實而存在，先使用事實與其原事業之經營不可分離，非屬可獨立授權之標的。 | |
| 三、 | 本件第三人上海老天祿公司並無善意先使用之事證，縱使具善意先使用之事實，也僅是第三人上海老天祿公司之先使用事實，第三人無法將該先使用事實作為權利標的讓與、授權予祿大公司。因此祿大公司仍須提出自身於民國72年以前使用系爭商標之證據，如此善意先使用之抗辯始有實益。 | |
| 伍、 | 無法證明第三人上海老天祿有善意先使用之事實。 | |
| 一、 | 原告以「老天祿」(系爭商標)於民國(下同)72年10月提出商標申請，73年6月取得註冊，第三人上海老天祿公司曾於75年主張其有先使用「老天祿」商標，對系爭商標提起評定，嗣經行政法院77年判字第1191號判決維持評定不成立，該行政判決認定第三人上海老天祿公司並無使用老天祿商標，判決節錄如下：「原告(上海老天祿)檢送台北市糕餅罐頭商業同業公會會員證…等影本，僅能證明有營業之事實，包裝紙盒、照片…等，姑且不論並無日期可稽，且該等包裝容器、照片及72年7月至9月間之報紙廣告上所載「上海老天祿食品公司」係表示原告(上海老天祿)之名稱，尚非使用「老天祿」商標表彰其生產製造、加工、揀選、批售、經紀之商品，而商標係使用於商品，與法人之名稱、性質原屬有別，尚難據以認定原告(上海老天祿)使用「老天祿」作為商標」。 | |
| 二、 | 祿大公司於第一審曾提出第三人上海老天祿公司之營業登記事項表，營業事項記載為「1.糕餅糖果及其他食品之製銷業務。2.各種罐頭、食品、禮品之買賣業務」，第三人之營業事項未包含滷味商品，無法證明於系爭商標申請前有銷售滷味事實。 | |
| 三、 | 本案祿大公司曾提出西門町居民簽署之聲明書，聲明書內容提及「聲明人知悉上海老天祿蔡毓根於38年開店，店面於54年發生火災等」，以該聲明書作為第三人上海老天祿公司具善意先使用之證明，為此法院傳喚證人到庭作證，惟證人對於第三人上海老天祿公司於38年開店、54年店面發生火災並未親自見聞，縱使第三人蔡毓根有使用老天祿之文字販賣滷味，惟善意先使用屬抗辯事由，第三人上海老天祿公司無法以授權方式使祿大公司享有善意先使用之法律上利益。 | |
| 陸、 | 筆者補充： | |
| 一、 | 被告祿大公司提出第三人曾對系爭商標提評定之行政處分、訴願決定，以證明第三人具善意先使用事實，原告遂提出行政法院77年判字第1191號判決，該判決清楚說明第三人上海老天祿於72年確實有經營事實，但並無使用「老天祿」作為商標銷售滷味之事證。嗣後被告於訴訟主張，70年間行政爭訟制度並不採必要之言詞辯論，制度設計上有重大瑕疵不必盡信，進一步主張證人之證詞有相當確實之證明力。 | |
| 二、 | 被告對行政判決多有質疑，然被告卻忽略第三人於75年提起評定時所能舉證之證據勢必最為齊全，相較之下108年證人到庭證人供述多有「大概、應該」等模糊證詞，再者該評定程序歷經訴願、再訴願、行政訴訟，行政法院判決對於第三人是否有先使用老天祿作為商標銷售滷味業已作詳細說明，是以77年行政判決與108年證人證詞，何者證明力較高自不言可喻，惟上述皆是第三人是否具有善意先使用之事實，本案被告祿大公司仍須提出自身之善意先使用證據始為正辦。 | |
| 以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。 | ||
| 翁嘉君律師 | ||