| 「商標使用」與「表彰公司名稱」的區別與實務見解的演進 | ||
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公司名稱特取部分是指公司名稱中具有識別性的部份（以下簡稱”公司名稱”）。企業將公司名稱註冊為商標的情形相當常見，例如Nike之於Nike, Inc., Disney之於The Walt Disney Company,全聯之於全聯實業股份有限公司，中華電信之於中華電信股份有限公司等。若非商標權人（以下簡稱”被告”）將他人的商標用作自己公司的名稱，並使用該名稱銷售商品，可能會面對商標權人提出的商標侵權之訴，此時被告通常會依商標法第36條第1項第1款「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，非作為商標使用者」作為抗辯，主張：該名稱的使用僅為表示自己的公司名稱，並非作為商標使用。此時如何區分公司名稱與商標使用？即是本文要探討的問題。
智慧財產法院97年度民商上字第3號判決曾認為：若被告將該名稱使用在指定的商品、服務或相關物件上，才算商標使用。若將該名稱列於網站上或標示於商品照片旁，則僅是表示自己公司名稱。然而仔細分析就會發現，被告將公司名稱使用在網站上或標示在商品照片旁，其目的無非也是行銷商品以及表彰商品來源，與使用商標的目的並無二致，問題是，一樣為了銷售商品，為何將名稱用在商品上就是商標，用在網頁上就不是商標？顯然欠缺說理。
最高法院98年度臺上字第1595號民事判決以「善意」作為「符合商業交易習慣」的要件，認為「按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束…又所謂善意，係指不知其為他人之商標而為使用者而言。」意即，被告若欲主張自己僅是「表示公司名稱」，必須舉證自己並不知道該名稱已被他人註冊為商標。
隨後，智慧財產法院99年度民商上字第6號判決明白揭示商標使用的四個要件，要構成商標使用，必須1)有表彰自己商品或服務來源之意思；2)有行銷之目的；3)有積極標示商標之行為；4)所標示者足以使相關消費者認識其為商標。然而在此議題中，公司在宣傳自己名稱時，也時常符合一到三的要件（為行銷之目的、有表彰商品來源之意思、有積極標示的行為），而第四個要件則略顯模糊，因此上開判準無法徹底解決此議題。
智慧財產法院108年度民商上字第11號判決集上開見解之大成，提供我們一個明確的標準。該判決認為，若被告明知自己公司名稱與他人商標相同，有使相關消費者混淆誤認之虞，則必須完整標示公司全銜，始符合商標法第36條第1項第1款符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名之一般性表述，最高法院110年度台上字第583號判決亦肯定其見解。該判決結合最高法院98年判決的「善意」要件，並發展出更明確的判準：在公司明知自己名稱與他人商標相同，且有使消費者混淆誤認之虞的情況下，該公司必須明確標示公司全銜。除此之外，皆為使用他人商標。至於如何證明被告「明知自己名稱與他人商標相同，且有使消費者混淆誤認之虞的情況」？商標權人可透過存證信函敘述兩者名稱相同之情，並附上消費者混淆誤認的證據。若雙方屬競爭同業且該商標具有一定知名度，法院通常會認定被告依常理可知悉。
附帶一提，商標法第70條第2款規定「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。因此，若上開案例中的商標是他人的著名商標，被告即難以「善意表示自己之姓名」為抗辯，著名案例有「英代爾實業股份有限公司」與「Intel」商標（最高法院99年度台上字第1632號民事判決）及「統一生醫科技股份有限公司」與「統一」商標（智慧財產法院100年度民商訴字第20號民事判決）。
綜合上開判決可知，過去實務對於「表示自己公司名稱」的抗辯採取寬鬆的態度，被告較容易依商標法第36條第1項第1款成功迴避侵權責任。然而目前實務的作法是：若善意不知自己公司名稱與他人商標相同，可依商標法第36條第1項第1款抗辯（但接獲存證信函或被起訴後，難再諉稱自己不知）。若已知自己公司名稱與他人商標相同，則必須完整標示公司全銜，方可主張此抗辯。
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| 蔡億達律師 | ||