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淺談申請程序禁反言的效力範圍
-以智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決為例
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發明是利用自然法則之技術思想的創作，而專利則是透過文字界定該發明之目的、技術手段以及受保護的權利範圍（請求項）。然而文字有其先天侷限性，無法期待專利權人將所有實質相同的技術手段全部寫入請求項中，若允許侵權人將請求項的技術手段稍作改變，即能規避侵權責任，對於專利權人的保護顯然有所不足。因此，專利法適度擴張請求項的保護範圍，除了文義範圍外，在與文義記載之技術手段實質相同的均等範圍內亦為專利權效力所及，此即均等論的法理基礎。
正因均等論的法理基礎是「文字的侷限性」，若專利權的限縮不是出於文字的侷限性，就不符合均等論的保護意旨。以貢獻原則為例，系爭專利說明書中若揭露某技術手段，但請求項卻未記載該技術手段，因為系爭專利權的範圍之所以不包含該技術手段，並非基於文字的侷限性，乃是專利權人的選擇所致，因此阻卻均等論的適用。今天要談論的主題-申請程序禁反言原則-也是同樣的道理。其意旨為：若專利權人在申請、維護該專利的過程中曾因修正、更正或申復導致專利權的限縮，則專利權人不得透過均等論主張被放棄的專利。這也是因為專利的保護範圍之所以不包含被限縮的部分，並非基於文字的侷限性，乃是專利權人的選擇所致。
根據2016年版的專利侵權判斷要點，若專利權人曾於修正、更正或申復程序中限縮專利權之範圍，則專利權人已預見該修正、更正或申復將導致放棄部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利，並不符合均等論之意旨。然而僅有被放棄之部分專利權範圍不得主張均等論，未被放棄之專利權範圍仍得主張均等論，應視該修正、更正或申復之目的或理由而決定專利權人放棄的專利權範圍。若專利權人限縮專利權的目的與新穎性、進步性等可專利性有關，其限縮專利權範圍的目的是區隔先前技術，可視為專利權人有意放棄被限縮的專利權，在此情況下，會引發申請歷史禁反言。
與均等論的法理結合觀察，本文認為，若專利權人限縮專利權範圍是有意為之，例如為了規避進步性的問題，才會引發申請程序禁反言。反之，若專利權的限縮單純是因為「專利權人無法將所有實質相同的技術手段寫入請求項」，則符合均等論的保護目的，不會因專利權人是在修正、更正或申復程序中修改請求項範圍，而有不同的判斷。
本文欲探討的智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決，其事實略為：原告的系爭專利請求項1原文為「一種導電糊用於形成太陽能電池電極之用途」，在申復過程中，因為前案引證2「370-440℃ 」、引證3「500~850 ℃」、引證4「600～800℃」的溫度技術特徵，原告在系爭專利請求項1中增加「以500至900℃燒製而形成」的溫度技術特徵，以克服進步性的問題。被控侵權物的溫度技術特徵是920℃。原告主張：920℃的溫度技術特徵落入「500至900℃」的均等範圍，被告則主張申請歷史禁反言：原告在申復過程中已將系爭專利請求項1的範圍限縮至500至900℃，無從再藉由均等論主張已放棄之900℃以上的部分。
本案的爭點在於，原告在申復時修正的「500至900℃」技術特徵，是否可以解讀為原告有意放棄「500℃以下，900℃以上」的專利範圍？ 「500℃以下」的專利範圍為引證2所揭露，若不放棄，將導致系爭專利請求項1有進步性的疑慮，因此原告並不爭執其有意放棄「500℃以下」的專利範圍，有疑義的是「900℃以上」的專利範圍。原告主張：引證2、3、4並未揭露「900℃以上」的溫度技術特徵，「900℃以上」的溫度技術特徵與可專利性無關。原告僅有意放棄「500℃以下」的專利範圍，無意放棄「900℃以上」的專利範圍。法院則認定，原告為了克服引證2「370-440℃ 」、引證3「500~850 ℃」及引證4「600～800℃」的組合，才會在修正時加入「500 至900 ℃」的溫度區間。既然原告限縮專利權的目的與可專利性有關，自然有申請歷史禁反言的適用。此判決經最高法院109年度台上字第2372號裁定維持。
法院的思維是，系爭專利請求項1若未限縮溫度技術特徵，引證2、3、4及其組合可證其不具進步性;若限縮溫度技術特徵為「500℃以上」，引證3、4及其組合可證其不具進步性;若限縮溫度技術特徵為「500~850 ℃」，引證3可證其不具進步性。故原告限縮溫度技術特徵為「500~900 ℃」，這顯然是為了規避引證2、3、4的組合，屬於進步性的考量，與可專利性有關。
誠然，原告的溫度技術特徵「500~900 ℃」肯定是為了規避引證2、3、4而訂，法院認為與可專利性有關也是無可厚非。但本文認為申請程序禁反言的適用應回歸均等論的法理，以「文字的侷限性」以及「專利權人是否有意放棄該部分專利」為判斷基礎。在本案中，不論原告將系爭專利請求項1的溫度技術特徵定為500～900 ℃、500～950 ℃或500～980 ℃，都可以達成規避引證2、3、4組合的目的。在專利權人將「500~900 ℃」寫入請求項時，他無疑可以預見920 ℃、950 ℃或980 ℃不在請求項的文義範圍內。但他沒把所有的可能性都寫進去，是因為文字的侷限性使他沒辦法這樣寫？還是因為他想放棄這部分的專利權？法院認為是後者，但本文認為這樣的判斷並非合理。按照法院的看法，就算專利權人在申復時將溫度技術特徵定為500~950 ℃，侵權人將侵權物的溫度調成970 ℃，一樣可以輕易規避侵權責任，這樣的解釋方法顯然與均等論「避免侵權人利用文字的侷限性規避侵權」的保護目的不符。
操作均等論最困難之處在於，如何在「避免侵權人利用文字侷限性」以及「專利權的公示性及穩定性」間取得平衡，該平衡點的位置必須透過長期的司法實踐來建立。但若允許侵權人透過舉發程序促使專利權人修正其專利後，再透過非實質性的改變將該專利整碗端走，這樣的結果無疑與專利法第1條「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」之立法目的有違，這樣的結果，值得智慧財產及商業法院深思。
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| 以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。 | ||
| 蔡億達律師 |