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[台灣] 商標維權使用證據認定：以USA PRO及圖商標廢止案論之 (智慧財產及商業法院112年度行商訴字第18號行政判決)

2024/01/25 >Back

一、前言：
商標權人取得商標註冊後有使用之義務，被提出三年未使用之廢止案，商標權人具有舉證義務，如何提出證據才能確保每項商品/服務都可維持註冊，瞭解法院之認定基準極為重要，本篇文章以2023年12月29日智慧財產及商業法院112年度行商訴字第18號行政判決分析法院對於證據之採認方式。

二、背景事實：
英商．美國普羅艾披有限公司(USA PRO IP LIMITED)生產女性瑜珈服飾及瑜珈相關用品，於2017年取得註冊第01888275號商標，圖樣及商品如下。於2021年1月12日經他人以三年未使用為由申請廢止。

圖樣：
指定商品：
第18類：運動包等
第25類：運動服等
第27類：瑜珈墊等
第28類：瑜珈球等

三、案件歷程：
（一）IPO：認為證據上所標示之商標""與註冊之圖樣""不具同一性(未使用左側彩色線條圖)，全部商品均廢止註冊。
（二）經濟部：經提出訴願後，經濟部認為"左側彩色線條圖"僅為附屬(非主要)部分，實質上沒有變更主要識別特徵，與系爭商標具同一性，保留部分第25類運動服等商品之註冊。
（三）智慧財產及商業法院(以下簡稱法院)：商標權人續而提出行政訴訟，法院審理後保留更多商品(第25類：運動服等、第27類：瑜珈墊等、第28類：瑜珈球等)

四、商標要維持註冊，必須持續使用，且(1)使用之圖樣與註冊商標必須具有同一性、(2)需使用於指定商品，茲分析如下：

（一）圖樣部分：
  1. 以嚴格的標準而言，圖樣必須與註冊商標完全相同，若有不一致之情形，則需由官方認定是否具有同一性(商標權人需承受同一性解釋之風險)。
  2. 本案註冊圖樣為
  3. 商標註冊人實際使用態樣一為：及，已變更圖樣大小、比例、字體或書寫排列方式，整體予人寓目印象明顯不同，不具同一性。
  4. 商標註冊人實際使用態樣二為：
    (1) 法院及經濟部認為："左側彩色線條圖"僅為附屬(非主要)部分()，即便沒有使用""，不影響消費者之觀感，具同一性。
    (2) IPO採相反之見解，認為："左側彩色線條圖"為主要部分，商標權人未使用，不具同一性。
  5. 為避免同一性解釋風險，最好的做法是依照所註冊之圖樣使用，不要加以變化或捨棄圖樣其中一部分不予使用，若圖樣有新的設計，則必須提出新申請案，加強保護。
  6. 以上圖解如下：
【註冊圖樣】
【實際使用態樣一】、 →"不具"同一性
【實際使用態樣二】→ 法院、MOEA 認為"具"同一性；IPO認為"不具"同一性
 
（二）商品部分：
本案商標指定四類商品(第18類：運動包等、第25類：運動服等、第27類：瑜珈墊等、第28類：瑜珈球等)，以嚴格的標準而言，商標權人必須逐一提出所有指定商品之使用證據，才能保有全數指定商品，若僅提出部分商品之使用證據，則需由官方加以認定可以保留之商品：
 
  1. 本案，商標權人有使用證據之商品為「衣服、運動胸罩、褲子、T恤」(截圖如下)

    截圖自商標權人官網：https://www.usapro.co.uk/activewear/tops
     
  2. 商標權人提出「衣服、運動胸罩、褲子、T 恤」之使用證據，依據這些證據，可以認定哪些未提出使用證據的商品亦可維持註冊？認定方式如下：
    (1) 具有相同或重疊之用途、功能、性質：提出「啞鈴、瑜珈用發泡塊等」之使用證據，可保留「瑜珈球、跳繩、壺鈴等」(具有相同之瑜珈運動專業用途及功能的相關商品)
    (2) 為上下位概念之商品(提出下位概念商品使用證據，可認定上位概念商品有使用)：提出「瑜珈墊」(下位概念商品)之使用證據，可保留上位概念商品「運動墊」
    (3) 具有相同或重疊用途、功能，且為上下位概念之商品：提出「運動鞋」之使用證據，可保留「體操鞋、休閒鞋、針茅草鞋或涼鞋」
    (4) 是否同為商品分類6碼之商品（組群未分類至 6碼者，以 4碼為準）：此並非通則(法院見解不一)，僅可作為商品是否具有同性質之"參考"。
五、結語：
商標權人取得註冊後有使用之義務，若有第三人主張該商標未使用，亦對商標使用與否負有舉證責任，維持商標權註冊最好之方式，即將商標圖樣完整使用，使用與註冊商標圖樣"一致"、"完全相同"之圖樣，不要加以變化或捨棄圖樣其中一部分不予使用，若圖樣有新的設計，則必須提出新申請案，加強保護；而使用商品部分，最佳作法是，每項指定商品皆保存使用證據，以免官方對於商品性質之解釋不同而有不同結果，面臨部分商品遭到廢止之情形。本文提出以上建議供參考。
 
附表(1)：註冊第01888275號商標歷審廢止及保留之商品一覽表。
 
法務室　陳怡欣

下載閱讀：附表(1).pdf