商標法第29條第1項規定，不具識別性之商標不得註冊。識別性可分為「先天識別性」與「後天識別性」，其區別標準是，商標是「本身就具有識別性」，或「透過後續的使用，才具備識別性」。不具先天識別性的商標，可以透過實際的銷售及使用商標，成為指示商品或服務來源的標識。如果這段取得後天識別性的過程，發生商標核准註冊後、在智財局做成異議處分或評定處分前，意即，商標不具識別性而不得註冊之情況，在異議或評定處分做成前已經不復存在，商標的註冊是否仍應該被撤銷? 最高行政法院111年度上字第463號判決對此做出詳細解析。
首先，在智財局做成註冊決定時，原則上是以「註冊審定時」，作為判斷商標有無識別性之時點。商標法第29條是規範商標不具識別性而不得註冊之情形，商標法第30條則是規定其他不得註冊之情形，其修法理由稱：「原條文所定『不得申請註冊』，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將『不得申請註冊』修正為『不得註冊』。至何種情形應以申請時為準，另於第2項明定，以資明確。」商標法第30條第2項特別規定，前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定以申請時為準。可知立法者的真意是，其他條文的「不得註冊」，乃以商標註冊審定時為判斷時點。
商標之異議，必須在商標註冊公告日後三個月內向智財局提出。商標之評定，自註冊公告日後滿五年者，不得申請。可見商標異議制度係在短期間內透過公眾審查，確認商標註冊的合法性，提高商標權的可信度。商標法第60條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」其立法理由明載：「三、原條文但書係情況決定之規定，著重於公私利益之平衡，主要在於考量商標註冊時之違法情形，於評定時，因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者，得為不成立之評決。……四、另商標異議案件，須於商標註冊公告日起3個月內為之，其短期間內公益與私益變動較為輕微，故無適用本條但書規定之必要，併予說明。」而排除商標異議案件適用商標法第60條但書規定。商標可被評定的期間長達五年，立法者考慮到廢除已經註冊之商標對於交易秩序及商標權人利益的衝擊，例外於商標法第60條規定，不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。但考量到異議之期間較短，對公共利益及私人利益之影響較小，故異議之章節並沒有相似於商標法第60條之規定。此為立法者有意為之。
因此，若商標經核准註冊後，第三人於註冊公告3個月內以該商標欠缺識別性為由提起異議，即便在異議時，該商標欠缺識別性之情形已不復存在，智財局仍應作成異議成立之處分。行政法院於後續的商標異議訴訟案中，對商標是否欠缺識別性之認定時點，應以該商標核准註冊時，而非異議審定時，更非事實審法院言詞辯論終結時，為審查基準。
不予註冊事由之發生時間及判斷時間之關係，僅以下表為說明
首先，在智財局做成註冊決定時，原則上是以「註冊審定時」，作為判斷商標有無識別性之時點。商標法第29條是規範商標不具識別性而不得註冊之情形，商標法第30條則是規定其他不得註冊之情形，其修法理由稱：「原條文所定『不得申請註冊』，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將『不得申請註冊』修正為『不得註冊』。至何種情形應以申請時為準，另於第2項明定，以資明確。」商標法第30條第2項特別規定，前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定以申請時為準。可知立法者的真意是，其他條文的「不得註冊」，乃以商標註冊審定時為判斷時點。
商標之異議，必須在商標註冊公告日後三個月內向智財局提出。商標之評定，自註冊公告日後滿五年者，不得申請。可見商標異議制度係在短期間內透過公眾審查，確認商標註冊的合法性，提高商標權的可信度。商標法第60條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」其立法理由明載：「三、原條文但書係情況決定之規定，著重於公私利益之平衡，主要在於考量商標註冊時之違法情形，於評定時，因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者，得為不成立之評決。……四、另商標異議案件，須於商標註冊公告日起3個月內為之，其短期間內公益與私益變動較為輕微，故無適用本條但書規定之必要，併予說明。」而排除商標異議案件適用商標法第60條但書規定。商標可被評定的期間長達五年，立法者考慮到廢除已經註冊之商標對於交易秩序及商標權人利益的衝擊，例外於商標法第60條規定，不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。但考量到異議之期間較短，對公共利益及私人利益之影響較小，故異議之章節並沒有相似於商標法第60條之規定。此為立法者有意為之。
因此，若商標經核准註冊後，第三人於註冊公告3個月內以該商標欠缺識別性為由提起異議，即便在異議時，該商標欠缺識別性之情形已不復存在，智財局仍應作成異議成立之處分。行政法院於後續的商標異議訴訟案中，對商標是否欠缺識別性之認定時點，應以該商標核准註冊時，而非異議審定時，更非事實審法院言詞辯論終結時，為審查基準。
不予註冊事由之發生時間及判斷時間之關係，僅以下表為說明
| 不予註冊事由發生時間 | 商標不予註冊事由 | 法規 |
| 申請註冊時 | 相同或近似於國內外酒類地理標示、相同或近似於他人著名商標、惡意搶註、使用他人姓名或著名法人名稱 | 商標法第30條第2項 |
| 核准註冊時 | 一般性之不予註冊事由，皆以核准註冊時為判斷時點 | 商標法第29條、第30條第1項(除第2項事由以外) |
| 異議處分時 | 沒有以異議處分時為判斷時點之事由 | 最高行政法院111年度上字第463號判決 |
| 評定處分時 | 原則同一般性事由，例外斟酌公益及當事人利益之衡平，得以評定處分時為判斷時點。 | 商標法第60條 |
以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2024/07/03