根據商標法第63條第1項第2款規定，商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，智慧財產局得依申請或依職權廢止其註冊。智慧財產案件審理法第41條第2項規定，法院認為訟爭之智慧財產權有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。若商標侵權訴訟中，被告主張原告的商標有廢止事由，且法院認為被告的主張有理由，按照智財審理法41條第2項的文義，原告不得對被告主張權利。然而最高法院113年台上字第275號民事判決做出了更詳細的解釋，值得注意。
本案的背景事實為:商標權人主張，被告自106年11月起至110年9月止，未經同意而使用系爭商標，構成商標侵權。被告主張，商標權人於109年7月20日前3年沒有使用系爭商標，有應予廢止之事由。
本案的二審-智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第2號判決-認定上開事實成立，並依智財審理法第41條第2項規定，判決商標權人不得對被告主張商標權。
最高法院113年台上字第275號民事判決認為，商標廢止係對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因 ，而解消其註冊制度，使商標權消滅。至商標權之效力何時消滅，商標法並未如評定制度，於第60條明文規定，惟參諸同法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消 其商標註冊效力，而非溯及失效。至修正前智財審理法第16條第2項(即現行法第41條第2項) ，乃規定審理智慧財產訴訟之民事法院，經實質判斷智慧財產權有應予撤銷或廢止之原因時，縱認該權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，智慧財產權人就廢止生效後始發生之侵害行為，仍不得對他造主張權利，而非指商標廢止為溯及失效，此觀該條之立法理由即明。準此，商標廢 止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。
智財審理法第16條第2項(即現行法第41條第2項)的立法理由是，智慧財產權註冊之有效性，乃由行政機關及行政法院決定; 侵害智慧財產權的損害賠償，則由民事法院審理。但民事賠償之准否，與其智慧財產權註冊之有效性息息相關。若在民事訴訟期間，該智慧財產權被提出評定、舉發、撤銷或廢止時，過去的民事法院必須停止審判，靜待行政法院做出智慧財產權有效或無效的決定，導致紛爭無法於同一訴訟程序一次解決，而且被告容易以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。故智財審理法第41條第2項賦予民事法院自行決定智慧財產權有效性的權力，倘若民事法院認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，在該訴訟中即視為已經被撤銷或廢止，在該訴訟中不得對他造主張權利。但是，該民事法院的判斷只拘束個案，智慧財產權的對世效力，還是必須經由智慧財產局或行政法院決定。
在這個立法背景下，立法者等於讓民事法院暫代行政法院的角色，先設想將來若該智慧財產權被提出評定、舉發、撤銷或廢止時，行政法院會做出什麼決定，再藉此作為民事判決的依據。
在本案中，民事法院暫代行政法院的角色，認定商標權人於109年7月20日前3年沒有使用系爭商標，有應予廢止事由。問題是，商標廢止時點再早也不會早於申請廢止日(109年7月20日)，被告的侵權期間則落在106年11月起至110年9月，商標權人是否連109年7月20前發生的侵權行為，都無法主張權利?根據智慧財產案件審理法第41條第2項的文義解釋，確實是如此，本案的二審法院也如此判決，但這樣的解釋並不盡然合理。商標廢止的用意是，因商標權人三年間持續未使用商標，而透過廢止註冊的方式剝奪其商標專用權。意即，在未使用的三年間，商標權人的商標是有效的。因此，最高法院認為，商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效，實為有理。
綜上所述，商標若在民事侵權訴訟的爭訟過程中，被民事法院認定有廢止事由，其效力並不溯及既往。但這樣的解釋無法直接從法條文義讀出，殊值商標權人留意。
本案的背景事實為:商標權人主張，被告自106年11月起至110年9月止，未經同意而使用系爭商標，構成商標侵權。被告主張，商標權人於109年7月20日前3年沒有使用系爭商標，有應予廢止之事由。
本案的二審-智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第2號判決-認定上開事實成立，並依智財審理法第41條第2項規定，判決商標權人不得對被告主張商標權。
最高法院113年台上字第275號民事判決認為，商標廢止係對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因 ，而解消其註冊制度，使商標權消滅。至商標權之效力何時消滅，商標法並未如評定制度，於第60條明文規定，惟參諸同法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消 其商標註冊效力，而非溯及失效。至修正前智財審理法第16條第2項(即現行法第41條第2項) ，乃規定審理智慧財產訴訟之民事法院，經實質判斷智慧財產權有應予撤銷或廢止之原因時，縱認該權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，智慧財產權人就廢止生效後始發生之侵害行為，仍不得對他造主張權利，而非指商標廢止為溯及失效，此觀該條之立法理由即明。準此，商標廢 止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。
智財審理法第16條第2項(即現行法第41條第2項)的立法理由是，智慧財產權註冊之有效性，乃由行政機關及行政法院決定; 侵害智慧財產權的損害賠償，則由民事法院審理。但民事賠償之准否，與其智慧財產權註冊之有效性息息相關。若在民事訴訟期間，該智慧財產權被提出評定、舉發、撤銷或廢止時，過去的民事法院必須停止審判，靜待行政法院做出智慧財產權有效或無效的決定，導致紛爭無法於同一訴訟程序一次解決，而且被告容易以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。故智財審理法第41條第2項賦予民事法院自行決定智慧財產權有效性的權力，倘若民事法院認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，在該訴訟中即視為已經被撤銷或廢止，在該訴訟中不得對他造主張權利。但是，該民事法院的判斷只拘束個案，智慧財產權的對世效力，還是必須經由智慧財產局或行政法院決定。
在這個立法背景下，立法者等於讓民事法院暫代行政法院的角色，先設想將來若該智慧財產權被提出評定、舉發、撤銷或廢止時，行政法院會做出什麼決定，再藉此作為民事判決的依據。
在本案中，民事法院暫代行政法院的角色，認定商標權人於109年7月20日前3年沒有使用系爭商標，有應予廢止事由。問題是，商標廢止時點再早也不會早於申請廢止日(109年7月20日)，被告的侵權期間則落在106年11月起至110年9月，商標權人是否連109年7月20前發生的侵權行為，都無法主張權利?根據智慧財產案件審理法第41條第2項的文義解釋，確實是如此，本案的二審法院也如此判決，但這樣的解釋並不盡然合理。商標廢止的用意是，因商標權人三年間持續未使用商標，而透過廢止註冊的方式剝奪其商標專用權。意即，在未使用的三年間，商標權人的商標是有效的。因此，最高法院認為，商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效，實為有理。
綜上所述，商標若在民事侵權訴訟的爭訟過程中，被民事法院認定有廢止事由，其效力並不溯及既往。但這樣的解釋無法直接從法條文義讀出，殊值商標權人留意。
以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2024/11/14