使用低識別性文字註冊商標的陷阱-以智慧財產及商業法院111年度民商上字第17號判決為例
| 背景事實: 原告勢得科研股份有限公司是「科研市集」商標之商標權人。「科研市集」有兩個商標，一個(下稱科研市集A)指定於第1類「科學用化學品」、第9類「實驗室用儀器」、第35類「化學原料批發」以及第42類「提供科學研究和開發服務」。另一個(下稱科研市集B)指定於第35類「網路購物」、第40類之「金屬處理」服務。原告將「科研市集」商標使用於線上商城，販售實驗室器材、化學原料等商品。被告科研市集有限公司亦開設線上商城，在商城網頁標註「科研市集有限公司」，且被告商城的網頁排版乃抄襲自原告的商城，業經刑事判決確定。原告認為被告剽竊「科研市集」之商譽，訴請法院，依商標法第68條第3款、第70條第2款、公平交易法第22條第1項第2款、第25條等規定，命被告不得使用相同或近似「科研市集」字樣之商標，且其公司名稱應改名。 本判決在商標法及公平交易法都有值得探討的地方，尤其最高法院113年度台上字第335號判決將本判決廢棄發回，乃因原審法院漏未判斷，在「科研市集」商標並非著名商標的前提下，被告即使未違反第70條第2款，其以他人商標作為自己公司特取名稱之行為，是否違反公平交易法第25條。由於二議題的爭點迥異，宜分別為文探討。本文先探討商標法層面的問題。 智財法院認為，「科研市集A」不具備先天識別性。「科研」乃科學研究之簡稱，而「市集」則為貨物買賣之場所。「科研市集」只是描述「買賣科學研究用品之場所」。對照科研市集A指定使用的化學原料、實驗用品、科學實驗服務等項目，「科研市集」只是說明商品或服務品質或用途之文字，客觀上不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，不具備先天識別性。但是「科研市集B」則具備先天識別性，因為「科研」跟第40類「金屬處理」等服務不具備字面上的關聯性 (原告並非銑床加工處理場，第40類服務亦並非其主營項目)。 這樣的結論不令人意外。「科研」和「市集」都是既有詞彙，既有詞彙的組合要申請商標，本來就很依賴後天識別性。所謂的後天識別性是指，不具備先天識別性的標識，經過商標權人在市場上的反覆利用，使消費者得以透過該標識認知到，該商品或服務是由誰提供的。原告長期使用「科研市集」商標經營線上商城，甚至在訴訟中主張「科研市集」是著名商標。「後天識別性」跟「著名商標」就像新手村跟魔王關的差別，既然敢主張商標著名，要證明商標具備識別性，應是輕而易舉且理所當然的事。 令人意外的，原告沒辦法證明「科研市集A」商標具備後天識別性。本文標題所說的陷阱，也是商標權人能從本案中學習的教訓，有以下2點 |
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| 1. | 註冊商標與實際使用的態樣最好一致 |
| 智財法院認為，原告所提出的廣告文案及銷貨證明，有一部分是「科研市集」文字結合sciket或經設計的燒杯圖案，或三者皆具，無法作為「科研市集」具備後天識別性的證據。因為sciket和燒杯圖案也都具備各自的識別性，在原告混雜使用的情況下，無法證明消費者是透過何者(中文字；英文字或燒杯圖)認知到商品或服務來源。 | |
| 2. | 註冊日後的使用證據不能作為後天識別性的證據 |
| 智財法院認為「科研市集A」註冊日之後的使用證據，應全數排除。既然後天識別性意在證明，「科研市集A」在申請註冊時，已使相關消費者能認知到「科研市集A」指涉特定的商品或服務提供者，在註冊日後的證據當然不能用。為何本文稱之為「陷阱」?因為「科研市集A」在訴訟前業經智慧財產局核准註冊! 商標權人怎樣也不會想到，多年來投入大量廣告、進入校園行銷、向Google搜尋引擎買關鍵字，竟然連「該商標能被相關消費者認知為商標」如此低的門檻都無法證明。 | |
| 智財法院關於商標法的判決部分，並未被最高法院質疑。意即，就算發回重審，商標註冊無效的結論可能難以撼動。對業者而言，商標經核准註冊後，才投入大量資金行銷，是相當合理的商業考量。豈知，註冊日前的使用證據因為結合其他圖案或文字而不能證明後天識別性; 註冊日後的大量使用證據全都不能用。原告萬萬沒有想到，被告剽竊原告的商城排版，惡意明顯，經刑事判決確定後提起民事訴訟請求賠償，竟然導致自己主要營業用的商標被認定為無效。「科研市集」在107年申請註冊，112年經智財法院判決註冊無效，這 5年的青春終究是錯付了。 在訴訟過程中並未被探討，但有可能發生的悲慘情境是，原告在使用註冊商標多年後，發現有他人侵害其商標權而提起訴訟，卻被法院判決該商標是通用名稱。智財法院認為「科研市集」的意思是「於固定時間、地點買賣科學研究相關物品之場所」，有被認定為通用名稱的空間。通用名稱，縱使具備後天識別性，依舊不得註冊為商標。我國的審查基準向來有「通用名稱+通用名稱=通用名稱」的原則。美國智財局(USPTO)也有相同的原則，雖然該原則在Booking.com vs. USPTO一案被挑戰成功，但門檻極高，況且美國最高法院的判決意旨也不見得會被我國法院採用。其中的風險，實難預料。 |
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| 結論： | |
| 首先，不建議以「通用名稱+通用名稱」的方式申請註冊商標。縱使智財局核准其申請，日後也可能在訴訟時被翻盤。商標權人要主張其信任智財局之核准註冊處分，而投入大量資金行銷該商標，到頭卻落得一場空，欲訴請智財局國賠，是不可能勝訴的，一切只能自己承擔。再者，以低度識別性商標申請註冊者，在申請註冊前的使用證據，務必與申請的文字或圖案完全一致，也務必保留註冊日前的使用證據，以備日後訴訟時的不時之需。 | |
以上見解為本律師個人見解，不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2025/3/5