發警告函應盡的注意義務是什麼？談最高法院114年度台上字第664號判決
專利權人請專利事務所製作侵權鑑定報告並發警告函，本是專利權人正當行使權利的工具之一，通常也是提起訴訟的先行準備。最高法院114年度台上字第664號判決，卻讓這第一步變得風險重重，實為台灣智慧財產權維護實務的重大隱憂。
本文涉及的背景事實相對單純，可說是專利商標法律事務所的日常：專利權人找事務所發警告函（內附侵權鑑定報告）給被告及其下游廠商，使其知悉其進口、產製或營銷商品可能侵害相關專利權的事實。被告反訴專利權人濫發警告函，依公平交易法第30條訴請賠償。二審判決認為，專利權人已先將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，並取得侵權鑑定報告，並於警告函中檢附專利公報、侵權鑑定報告及公證資料，具體敘明專利權內容、範圍，及受侵害之具體事實，並未違反公平交易委員會頒佈之警告函處理原則。但這個判斷，被最高法院廢棄發回。
最高法院114年度台上字第664號判決認為：「倘智慧財產權人明知或因過失而不知他事業未侵害其智慧財產權，非基於保護其智慧財產權為目的，而係以智慧財產權作為恫嚇其他競爭者或其交易相對人之不公平競爭工具，對之濫發通知函或警告函，背離智慧財產權所欲實現促進產業發展之立法目的，即難謂係行使權利之正當行為……非謂事業踐行修正前系爭原則第3點、第4點之程序後，所為散發警告函或通知函之行為，概屬權利之正當行使……」
最高法院認為：被告在收受專利權人之警告函後，以存證信函向專利權人稱「本公司產品動作的兩個支板為L形板，作為支點的支撐軸是位在L形板轉角，且兩個支板屬於將左右位移轉換為上下位移之90度的雙臂曲柄（Bell-Crank)雙向機構，其『L形板左右其中單一側端是上下位移偏擺，而下端則為左右位移偏擺』，與系爭專利技術之『支板左右兩端皆呈上下位移偏擺』的翹翹板狀之擺動並不相同」等語，似已明確告知系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍之理由。原審判決逕認專利權人之發函行為，並無故意或過失，顯屬速斷。
根據公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第4條規定，事業踐行下列全部程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。（三）如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。最高法院根據上開判決，又加一個主觀要件：（四）智慧財產權人非明知或因過失而不知他事業未侵害其智慧財產權。
這項見解顛覆了智慧財產權業界長久以來的操作實務。過去，只要遵照公平交易委員會頒佈的處理原則，專利權人就能確保自己發函的行為是合法的。但是在最高法院114年度台上字第664號判決之後，事情就變得難以確定。最高法院並未明確舉例，在哪種情況下，應認定專利權人有過失。專利權人並非專利法的專家，既然專利權人已經請專家鑑定並確定侵權事實，同時敘明詳細理由才具函以告，不能僅因兩造提出之鑑定報告結論不同、即認專利權人已具備侵權之故意或過失（這也是二審認為本件專利權人未違法的理由）。為何這樣的理由還不足以證明專利權人並無過失之故意？是否只要專利權人敗訴，先前發警告函的行為就是「不知他人產品未侵害其專利權之過失」而違反公平交易法第30條？如果以事後敗訴倒推專利權人具有過失不知……之義務而發函，這將會使所有失敗的維權行為都被倒果為因地視為侵權，徹底扭曲智慧財產權的權利保護運作體系。
以專利侵權的注意義務為標準，侵權人要聲稱自己「過失不知」其產品侵害他人之專利權，幾乎不可能成立。若用一樣的標準，專利權人要聲稱自己「過失不知」他人產品未侵害其專利權，理論上也幾乎不可能成立。但以侵權的注意義務比照專利權人發警告函的注意義務，無疑過於苛刻，也會產生「敗訴就違反公平交易法」的結果。若不採侵權的注意義務，那法院究竟會適用什麼標準判斷專利權人的注意義務？為何專利權人信任的專利事務所出具的侵權鑑定報告，不能證明其無過失？最高法院並未說明理由。下級法院、專利權人以及專利事務從業人員都將無所適從？
本件最高法院判決，表面上是為了防止權利濫用的美意，但實際上卻留下更多的疑問。如果將權利行使過度主觀化，只會讓權利人更加噤若寒蟬，難以通過正常渠道尋求維權的公平正義，如此一來，將使整體台灣的創新保護環境更加脆弱。
蔡億達 律師
2025/7/15