論進步性審查的細緻化——評111年度行專訴字第20號判決

2025/10/27 >Back

論進步性審查的細緻化——評111年度行專訴字第20號判決
 
一、 背景:長期的「馬賽克拼湊」審查模式
  在我國專利實務中,最常見的爭點就是「進步性」──也就是某項發明是否對技術領域中的一般技術人員而言「顯而易見」。依據《專利法》第22條第2項規定,若系爭發明是「所屬技術領域中具有通常知識者,透過現有技術,可輕易完成」,即不具進步性,無法取得專利。所謂「透過現有技術,可輕易完成」,意指系爭專利的所有技術特徵都已經被現存的技術揭露,或結合可得。然而,一個專利的技術特徵,或多或少會有部分已被其他專利揭露。舉一個極端的例子來說,若將世界上所有專利通通集合起來,一一比對系爭專利的所有技術特徵,若該技術特徵是絕無僅有的,全世界專利相結合也無法得出的,才能通過審查,那麼恐怕鮮有專利能通過審查。但實際上,沒有哪個通常技術人士能「輕易思及」全世界的先前技術後「輕易完成」系爭專利。因此,專利舉發實務上會排除不合理的、後見之明的組合(Hindsight Combination)。

後見之明的意思是,該領域的通常技術人士「沒有動機」結合這些舉發證據,是舉發人在得知系爭專利後,再回頭找多篇先前技術「拼湊出」系爭專利的。問題是,這種事後拼湊的作法才是專利訴訟的常態。專利舉發證據的結合,通常並非業界習見的實施方法,而是舉發人為了本件專利訴訟才特別請專利師找出來的。因此,我們又該如何判斷,該領域的通常技術人士,在訴訟發生之前,有沒有動機結合這些舉發證據?

在實務運作上,會考量下列四個因素,來認定是否有結合動機:(1)技術領域的關聯性、(2)所解決之問題的共通性、(3)功能及作用上的共通性,(4)先前技術有無結合的教示或建議。有鑑於先前技術有明確的結合教示或建議的例子並不多,若系爭專利與舉發證據間的技術領域相似、欲解決之問題相同、功能及作用相仿,一般就會被認定為有結合動機。所以,四因素中,通常只用到三個。

在結合動機的四因素中,並未考慮結合舉發證據的實際可行性。這就引發了「馬賽克拼湊引證案」的批評。畢竟該領域的通常技術人士若想「輕易地」藉由拼湊舉發證據來得出系爭專利,除了考慮各證據間的關聯性和功能上的共通性外,也不得不考慮各證據間的結構差異、各機械部件間的結合是否可行、結合後是否會產生新的技術矛盾或限制。在智慧財產及商業法院111行專訴字第20號判決,難能可貴地考慮到這個長久被忽略的因素,使我們重新思考「馬賽克拼湊複數引證案」的妥適性。
   
二、 本案簡介:螺絲止檔裝置的新型專利
  本案,原告為螺絲自動加工設備業者,持有「螺絲尾部加工止檔裝置」新型專利(M555761號)。該專利設計重點在於透過三桿同步運作的機構,使螺絲在自動送料時,一次僅送出一支螺絲,避免卡料與阻塞,以提高生產效率並降低耗能。

參加人舉發該專利,主張系爭專利與先前技術(舉發證據2、4、5)相同或可輕易組合,不具進步性。智財局認為舉發成立。原告提起訴願遭駁回,遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。
   
三、 智財局的見解:
  智財局認為:舉發證據2、4、5皆為「螺絲或加工料品之送料裝置」,與系爭專利屬於完全相同之螺絲加工技術領域;三者皆欲解決「防止一次推出多個料品」的問題;採行的方法都是利用「搖臂、推桿、彈簧、偏心輪、推塊、滑槽」等機構的結合,具有相同功能與作用,該領域具有通常知識者可輕易透過拼湊舉發證據來完成系爭專利的技術構想,且具有結合動機。此種論理方式,完全符合智財局一貫的審查邏輯:找出對應的技術領域、特徵、方法,就視為可輕易結合,不問實際結構差異或組合可行性。
   
四、 法院見解:
  智慧財產及商業法院首先比較系爭專利及舉發證據間的差異。系爭專利係藉由第一擋件與第二擋件之同步反向移動,使得出料口於任一時刻僅能通過一支螺絲胚料,從而避免多料同時進入加工區所造成之壅塞與故障。證據2、證據4與證據5亦揭示兩擋件之同步反向動作,功能上也同樣是防止多顆料品同時通過。

很明顯地,系爭專利與舉發證據間的技術領域相同、欲解決之問題相同、最後達成的效果也相同。攻防的重點是,系爭專利所採行的方法是否被完全揭露,以及各證據間有無結合動機。本文略整理如下:
   
  (1) 證據2是奠基的角色,揭露系爭專利請求項5「一種螺絲尾部加工裝置,包含有:一機台,設有一輸送道,該輸送道之末端設有一出料口,該出料口的一側邊設有一加工區;一移動座,係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊,並相對於該出料口移動,該移動座設有一推動桿,該推動桿相對於該加工區設置,並常態位於該出料口」等大部分的技術特徵。但沒有揭露核心的「阻擋單元」或「推動單元」之技術特徵。
(2證據4是揭露核心技術的角色,其揭露了系爭專利的搖臂、第一擋件、第二檔件。證據4藉由單一推動元件驅動連動座(類似翹翹板機構),再以該連動座分別帶動前、後擋件作交互反向移動;屬「一推帶動兩擋」之連桿式結構。
但證據4的「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式與系爭專利不同,故證據4並未揭露系爭專利請求項5「搖臂」與「拉力彈簧」間之作動方式。
     
  (2) 證據5是補充的角色,揭露了系爭專利的阻擋單元及推動單元。但是證據5並不具有系爭專利的「搖臂」及「拉力彈簧」等構件,而是利用兩個推動件,各自獨立且直接推抵其對應之兩擋件,使兩擋件同步反向運動;為「二推二」之直驅式構造。整體結構與系爭專利和其他舉發證據的差異較大。
     
  綜合來說,證據2、4、5均未揭露系爭專利請求項5中關於阻擋單元的「該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂」、「該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端」等技術特徵;及關於推動單元的「該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」、「該第一推桿係對應該受力端間隔設置」、「該第一推桿推動該受力端,使該施力端推動第一擋件移動」等技術特徵。

光憑上述說理,法院就可以得出「舉發不成立」的結論,而做成一個完整的判決了。但法院並未止步於此,而是決定更加深入。
法院進一步認為,舉發證據4、5存在明顯的結構與技術的差異,舉發人或智財局必須說明其為何具備結合動機。簡言之,證據4屬於一推一技術且具有搖臂結構,證據5屬於二推二技術且不具搖臂結構,兩者的構件顯然不同,如何可以簡單組合,而輕易完成系爭專利之創作?言下之意就是,法院認為證據4、5之結合屬於後見之明,該領域之通常技術人士沒有結合證據4、5的動機。
   
五、 結論:
  在一般實務上,若舉發證據與系爭專利間的技術領域相同、欲解決之問題、採行之手段相似,就會被推定為具備結合動機。但是在本案中,法院將這個判準更細緻化。

審查舉發證據是否可結合,除了檢視上述因素外,更應考量各證據間細部結構、作動及結合關係之限制條件。若各證據間的機構運動方式不同;零件的排列與受力方向必須調整;可能產生機械結構矛盾或新的技術難題,甚至其結合根本難以實現,這些調整遠超出一般技術人員的可輕易思及的常識範圍,即非屬「可輕易完成」之範疇。

若果如此,舉發人或智財局就必須說明,為何通常技術人士有結合各舉發證據的動機,而舉發人及智財局在本案完全沒有說明。原因無他,因為審查結合動機的四個因素,完全沒考慮到證據間如何結合的問題。若111年度行專訴字第20號判決的審查標準能被智慧財產及商業法院普遍採納,對於我國進步性審查的細緻化,想必會有長遠且深刻的影響。


 
以上見解為本律師個人見解,不代表事務所立場。
蔡億達 律師
2025/10/27